稳定性是购买专利的首要条件—无效案心得

 行业新闻     |      2015-07-03 12:57
案情介绍
本案涉及国家知识产权局于2007年12月5日授权公告的、专利号为200410032021.8、名称为“非开挖导向仪”的发明专利(以下称本专利),申请日为2004年3月27日,专利权人原为甲(下称原专利权人),2010年12月31日变更为乙。本专利授权公告时权利要求书内容如下:
 
“1.一种非开挖导向仪,它由探测导向发射探头、跟踪接收导向器、和钻机同步显示器三部分构成,其特征是:可以测量以水平面为基准-50度— +50度钻头倾角、以钻头轴芯为基准0度—360度面向角、工作温度、电池剩余量的探测导向发射探头置于地下导向钻头的内部,用来检测钻头所处的工况姿态,把导向钻头的面向角、倾角、温度、电池剩余量这些重要信息参数通过低频无线电波准确无误地发送给地面跟踪接收导向器,跟踪接收导向器跟踪于地下探测导向发射探头位于其垂直位置地面,用来接收地下探测导向发射探头发来的地下导向钻头的无线电信号,通过显示屏将导向钻头的面向角、倾角、温度、电池剩余量这些参数全部直观动态地显示出来,同时将全部信息通过高频无线电波转发给钻机同步显示器,钻机同步显示器位于钻机驾驶舱内,用来接收跟踪接收导向器发来的无线电信号,通过显示屏将地下导向钻头的面向角、倾角、温度、电池剩余量这些参数全部直观动态地显示出来,同时经电脑通讯接口将检波出的串行信号送入PC机形象地显示出地下钻头实时状态。”

 
原专利权人甲于2011年1月12日向宁波市中级人民法院起诉丙侵犯其专利权,被控侵权人丙委托笔者提出专利权无效宣告请求,为了能让该无效请求在被控侵权人应诉的答辩期限内得到受理,笔者采用了先用专利法第26条第3款作为无效宣告理由提出无效宣告请求的策略,当日拿到该无效请求受理通知书,为后续是否向法院提出中止请求赢得了时间。之后笔者进一步分析了该专利文件并检索了相关资料,在1个月的补充无效理由和证据期限内提交意见陈述认为该专利与对比文件US5469155A相比不具有创造性,不符合专利法第22条第3款的规定,并确定将此无效理由作为无效的重点、是否能无效成功的关键!

 
该专利与对比文件US5469155A公开的技术方案一一比较,得出的区别技术特征如权利要求中红字部分所述(共5点),经笔者分析这些区别技术特征为公知常识或本领域技术人员的常规选择,这些选择所产生的技术效果对本领域技术人员来说是可以预见的,将明显为本领域技术人员的公知常识或常规选择的区别技术特征认定为公知常识或常规技术选择不一定需要证据证明,并且权利要求与对比文件相比是否具有创造性,不因区别技术特征的较多而使权利要求具有创造性,基于此笔者并未提交其他公知常识证据作为辅证。

 
专利复审委员会近日对该专利做出了审查决定:在所有区别技术特征均在没有证据的前提下认定为公知常识或常规技术选择,宣布该专利全部无效。

 
在无效请求的同时,被控侵权人丙在侵权诉讼方面也希望得到笔者的帮助,笔者将被控侵权产品与该专利权利要求1所要保护的技术方案进行仔细对比分析后,发现被控侵权产品虽然具有电脑通讯接口,但该通讯接口仅仅用于将软件写入钻机同步显示器,市场上从来没有利用该通讯接口进行过读取数据,并且反复与技术人员一起试验确认该通讯接口能否读取到钻机同步显示器的数据,最后认为除非进行软件改写,否则就目前的被控侵权产品的通讯接口不能“将检波出的串行信号送入PC机形象地显示出地下钻头实时状态”,因此,被控侵权产品至少缺少该专利权利要求中的一个技术特征,根据当事人希望尽快结束诉讼的意愿,笔者给出了不向宁波中院提起中止请求的建议,因为一旦法院同意了中止请求,就只能等复审委的无效决定生效后法院才进行判决,这个期限势必要等很长一段时间,被控侵权人听从了笔者的建议并未向法院提出中止请求。宁波中院如期审判,在专利复审委员会的该专利全部无效审查决定出来之前已经宣判:判决被控侵权人不侵权。当事人希望尽快结束诉讼的意愿得以实现。


最后,从上述案例得到的一点心得:

 
1. 在购买专利前做好专利权稳定性评估(即使是发明专利也应作出必要的评估),以避免购买了专利权不稳定的专利,同时做好风险防范,在购买合同中做好必要的约定。上述案例中,新专利权人乙购买该发明专利仅仅半年多即被无效,支付的购买款项付之东流,如果该专利被用于申请高新技术企业,可能还会引起后续麻烦。

 
2. 专利权转让后,原专利权人对其拥有专利权期间的侵权行为是具有诉讼权的。上述案例中,专利权人2010年12月31日转让专利权,2011年1月12日提起侵权诉讼。